Que le choix du dépositaire de la marque concerne un slogan, un mot, un logo ou bien un nom, seul le signe disponible est en mesure de profiter d’une protection légale au titre du droit de la propriété intellectuelle. Plus important encore, l’exploitation d’une marque déjà déposée en l’absence du consentement préalable de son propriétaire est passible d’une lourde sanction.
Dans ce contexte, il convient de s’assurer de la disponibilité du signe dont la protection et l’utilisation sont prévues. Il faut ainsi faire une recherche d’antériorité au niveau de l’institut national de la propriété industrielle (INPI).
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Plan de l'article
Pour être déposée, la marque doit être disponible
Pour faire le dépôt, il faut un nom de marque disponible. Le dépôt de marque en ligne octroie à son propriétaire une protection très avantageuse. Et donc, en vue d’immatriculer une marque, encore faut-il que cette dernière soit disponible. La marque est perçue comme disponible à condition qu’elle ne soit ni similaire, ni identique à un signe qui jouit d’un droit antérieur sur des services ou produits similaires ou identiques.
Même disponibles, les signes génériques ne peuvent être enregistrés et protégés par le droit des marques. Le signe générique renvoie à un mot ou à une expression désignant le service ou produit. Le mot « canapé » par exemple, ne peut être déposé afin de protéger le signe d’une marque de canapés.
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De même que le mot « Bagnole » qui est un signe générique très employé pour désigner un véhicule. En revanche, le signe « canapé » peut être enregistré dans le but de protéger des ustensiles de cuisine, par exemple.
En vue de vérifier la disponibilité d’une marque, le déposant doit s’assurer au préalable qu’aucune marque similaire ou identique n’a déjà été enregistrée antérieurement afin de protéger des services ou produits similaires.
Il est aussi impératif de s’assurer que la marque dont l’enregistrement est envisagé ne va pas à l’encontre d’un droit antérieur, d’une marque notoire, d’un droit d’auteur, d’une dénomination sociale, d’un nom de secteur d’activité, un nom commercial, un nom d’origine protégé, une enseigne, un droit à l’image, un droit au nom, une indication géographique protégée ou bien encore la renommée d’une collectivité.
Aussi, notez que le droit à l’image, qui, à l’instar de la cession de droit d’auteur durant une cession de marque, peut faire l’objet d’une autorisation ou d’une cession d’utilisation, est sous la protection du droit français comme attribut de la personnalité. Cependant, la violation du droit à l’image est passible d’une condamnation.
Comment effectuer une recherche de disponibilité d’une marque ?
Afin de vérifier la disponibilité d’une marque, le déposant doit faire des recherches approfondies.
La première étape consiste à s’assurer qu’aucune marque similaire ou identique n’a déjà été déposée dans un même secteur d’activité. L’INPI met à votre disposition un service de recherche en ligne, à travers sa « Base marques ».
Si les recherches d’antériorités à l’identique sont évidentes, les recherches en lien avec les similitudes le sont beaucoup moins. Il peut s’avérer utile pour cela de se tourner vers un Conseil en propriété intellectuelle.
Il faudra également vous assurer que la marque ne reproduise ni n’imite un nom de domaine antérieur. En réalité, la jurisprudence admet qu’un nom de domaine représente un droit antérieur.
Une fois ce nom réservé et utilisé, un tiers n’est plus en mesure de façon valable de déposer ou encore d’exploiter ce nom en guise de marque pour des services ou produits similaires ou identiques. Cette recherche d’antériorité peut se faire directement sur Internet ou depuis des bureaux de dépôt dédiés.
La recherche consiste aussi à s’assurer que la marque ne reproduise ni n’imite un nom commercial, une enseigne, une dénomination sociale antérieure ou encore un nom d’association. Le nom commercial antérieur est protégé du simple fait de son exploitation public : son enregistrement comme marque, au même titre que le nom d’association, l’enseigne, et la dénomination, expose le propriétaire à de lourdes sanctions. Cette recherche d’antériorité peut se faire par le biais des sites institutionnels.
S’assurer que la marque n’imite ni ne reproduise un nom sur lequel il existe déjà un droit antérieur. Il peut être question d’un droit d’auteur-titre de chanson ou d’un ouvrage par exemple – d’une AOP, d’un dessin, d’un modèle protégé, ou encore d’un droit de la personne-nom de famille d’un tiers.
Cela peut également être une indication géographique protégée, d’un droit au non, telle que la renommée d’une collectivité.
À noter : une marque enregistrée par une société, mais qui n’est pas utilisée durant une période de 5 ans au moins est susceptible de faire l’objet d’une action en déchéance de marque. En tout état de cause, le propriétaire n’est pas capable de protéger une marque notoire.
La marque notoire, bien qu’elle n’ait pas été déposée, est perçue comme indisponible. Il est aussi primordial de respecter ces étapes quand on souhaite créer sa propre marque de vêtements.
Déposer une marque déjà enregistrée à l’INPI : les risques
Le fait de déposer une marque déjà enregistrée à l’INPI vous expose à certains risques non-négligeables.
L’opposition d’un propriétaire d’une marque antérieure
La démarche d’enregistrement d’une marque à l’INPI se fait en plusieurs étapes, dont la publication de la requête au BOPI, préalablement à son dépôt. À ce stade, un tiers qui estime que la marque ne respecte pas ses propres droits a un délai de 2 mois pour former son opposition.
À la fin d’une formalité d’opposition, l’INPI est en mesure de décider de rejeter la requête d’enregistrement de marque, à moins que le déposant ne modifie assez le signe déposé afin d’écarter tout risque de confusion.
Sachez qu’une marque déjà déposée est passible d’une sanction en nullité dans le cas où un concurrent estimerait que le signe est identique ou similaire à un droit antérieur dont il bénéficie.
Techniques de défense en cas d’assignation en contrefaçon
Le propriétaire qui utilise sa marque enregistrée alors même que celle-ci va à l’encontre des droits antérieurs d’un tiers peut s’exposer à des poursuites judiciaires dans le cadre du fondement de la contrefaçon de marque.
La contrefaçon peut faire l’objet de sanctions pénales : peine et amende d’emprisonnement. Dans le contexte d’une assignation en contrefaçon de marque, l’opposition a la possibilité de recourir à divers moyens de défense :
Apporter des preuves attestant que la contrefaçon n’est pas constituée : sa marque n’est ni similaire, ni identique à celle du demandeur ou le secteur d’activité est différent.
Prouver que le signe de l’adversaire n’est pas une marque protégeable : les expressions et mots sont souvent trompeurs, contraires à l’ordre public, descriptifs et génériques, par exemple ne peuvent pas prétendre à une protection au titre du droit des marques.
Demander la déchéance de la marque : à défaut d’utilisation d’une marque pendant une durée de 5 ans, son déposant renonce à ses droits. Nous vous recommandons donc de faire preuve de prudence pour éviter les sanctions en rapport avec la contrefaçon ou encore la violation du droit d’image.
Pourquoi déposer une marque ?
En enregistrant une marque, son titulaire en devient dès lors le propriétaire légitime au regard de la législation. Ce droit lui offre deux types de privilèges à savoir :
Sur le plan social : il est le seul à pouvoir utiliser sa marque immatriculée
Sur le plan pécuniaire : le déposant de la marque a la possibilité de vendre celle-ci, principalement en concédant des licences d’utilisation moyennant une rémunération.
La protection de la marque contre toute utilisation non autorisée par un tiers
Une marque renseigne des services et produits, et les différencie des offres des concurrents. La marque déposée permet à son propriétaire de bénéficier d’une protection avantageuse sur le plan commercial.
En d’autres termes, aucun concurrent n’a le droit d’exploiter à l’identique ou d’imiter la marque enregistrée, et ce, de quelque façon que ce soit, en vue d’identifier des services ou des produits similaires et identiques. Cette interdiction assure au déposant une maîtrise absolue de son image de marque, et le préserve de tout risque de confusion dans l’esprit des clients et du public.
La marque déposée : objet d’une licence d’exploitation
Une marque enregistrée devient un actif de l’entreprise. Son propriétaire est donc libre de la céder à une autre société pour en tirer des revenus financiers.
Le propriétaire d’une marque enregistrée est dès lors en mesure de concéder des licences d’exploitation. De ce fait, il autorise de façon exprès un tiers à exploiter sa marque, dans des clauses strictement déterminées dans le contrat de licence, et moyennant une contrepartie financière.
Aussi, la marque déposée peut être commercialisée (cession de marque) au titre d’un contrat de cession de marque. Elle peut faire l’objet d’un apport en entreprise, à l’instar de tout autre apport de nature.
Marque identique et marques similaires
Avant de procéder à l’enregistrement de sa marque, il convient de s’assurer en amont que le signe sélectionné ne soit ni identique ni similaire à une marque enregistrée pour des services ou produits similaires ou identiques.
Sachez que lors du dépôt d’une marque auprès de l’INPI, le propriétaire doit désigner les services et produits pour lesquels il veut la protéger. Ces services et produits sont catégorisés par classes. Sauf marque notoire, une marque identique peut être immatriculée pour des services et produits distincts.